刁胜先石琳民：论宽展期内商标权之保护兼对商标法第三次修改的建

　　【摘要】注册商标权续展制度很有意义，但因我国法律规定不够明确，致使宽展期内注册商标权的保护遭遇许多困惑，学界认识分歧较大，原因在于对宽展期内注册商标权的定性认识很不统一。对此，建议我国商标法第三次修改中加以明确，可采“效力待定说”，并有两种方案可供选择：一保留宽展期制度，明确和细化宽展期内的商标权保护；二取消宽展期制度，延长注册商标权的有效期，并在有效期内确定更长的续展期。
　　【关键词】注册商标权；宽展期；修改；方案
　　一、注册商标续展制度的意义
　　注册商标续展，是指依注册人请求，商标局依法对有效期届满的注册商标继续核准注册，延长其专用权有效期的程序。我国《商标法》规定注册商标的有效期为10年，该法第38条和《商标法实施条例》第27条则规定了注册商标的续展。《商标法》第38条规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期；宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标；每次续展注册的有效期为10年；续展注册经核准后，予以公告（注：国务院法制办公室于2011年9月1日公布的《中华人民共和国商标法修订草案征求意见稿》第43条规定了续展制度，内容并无变化。http：www。gov。cngzdt20110902content1939013。htm，2012。3。26？访问。）。《商标法实施条例》第27条规定：“注册商标需要续展注册的，应当向商标局提交商标续展注册申请书。商标局核准商标注册续展申请后，发给相应证明，并予以公告。续展注册商标有效期自该商标上一届有效期满次日起计算。”
　　可见，在理论上，只要注册人愿意提出续展申请并且被核准，那么通过多次甚至无数次续展，注册商标权的有效期就可得到延长而获得持久性或永久性。这是专利权、著作权所不具备的特点，因为在商标权人与他人以及社会公共利益的关系上，注册商标专用权不存在专利权、著作权所面临的矛盾与冲突，而是表现出一致性与相互依存性。在商标领域，法律具有保护商标权人利益、激励经营主体自由公平竞争、保护消费者利益的根本宗旨；而商标是区别不同经营者相同或类似商品或服务及其来源的标记，因为商标标识对于该特定商品或服务而言具有相对应的识别属性，该识别属性表现出来的区别能力即商标的显著性〔1〕，这既是商标的本质属性，又是其首要功能。如果商标被他人非法使用，可能导致商品或服务的混淆而使消费者无法辨别商标所有人和区别不同商品或服务，致使消费者等交易方的交易权利受到损害，导致消费者误购商品和注册商标权人市场销售额减少、甚至商誉受损，从而给市场秩序带来混乱。因此，无论是从公益还是私益考虑，通过商标的注册和续展注册，可以赋予商标所有人注册商标专用权并延长其权利有效期，维持商标的识别性，从而维护消费者、社会以及商标专用权人的权益。知识产权本质上是一种有时限有地域的合法垄断权，意在实现权利人个人利益和社会公共利益之平衡〔2〕。但是，与专利权人和著作权人的私益受限于社会公共利益不同的是，社会公共利益并不限制注册商标专用权的存续，续展不但在私益与公益之间并不矛盾，而且正是尽量长地维持二者一致性以维护经营秩序的体现与要求。因此，《与贸易有关的知识产权协定》简称TRIPs协议第18条规定，商标的首期注册及各次续展注册的保护期，均不得少于7年。各个国家也都规定有商标权的续展制度，英国和日本还另外规定了商标权恢复制度。
　　二、宽展期内商标权遭遇的问题
　　虽然注册商标应该得到续展，但是由于我国相关法律对续展期内注册商标权的规定较少，且含义不太明确，所以在实践中导致了一些理解与运用的困惑，不利于此类纠纷的避免解决。
　　2002年10月16日起施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以下简称《解释》第5条规定，商标权人或利害关系人在注册商标续展宽展期内提出续展申请，未获核准前，以他人侵犯其注册商标专用权提起诉讼的，人民法院应当受理。1999年12月29日国家工商行政管理局发布的《关于商标行政执法中若干问题的意见》以下简称《意见》第12条第1款规定：“在注册商标的宽展期内，商标注册人提出续展申请且被核准的，商标专用权连续存在，他人在此期间内使用与该商标相同或者近似商标的，属于商标侵权行为；商标注册人未提出续展申请，或者提出续展申请但未被核准的，该商标专用权自有效期满后不受法律保护。”该条第2款规定：请求保护处于宽展期的商标的，投诉人应当提供续展申请证明，否则，工商行政管理机关不予立案；已经立案的，应当中止，待续展核准情况确定后再行处理。
　　由于在宽展期内，原注册商标权人是否提出续展申请、是否被核准续展等尚未确定，所以对该期间的他人使用与原商标相同或者近似商标的行为笔者称其为原注册商标的使用行为，其定性也处于待定之中。对于宽展期已过且未提出续展申请的，该注册商标专用权不再受到保护。但问题是，宽展期内提出了续展申请，而提出之前与提出之后发生的原注册商标使用行为是否构成侵权呢？该侵权与否的认定是否要区分起诉的不同时间段而区别对待呢？提出续展申请后被核准与否的结果对诉讼的处理有何影响呢？这一系列问题，在现有的法律法规里，并不是非常清晰。对此，结合《解释》与《意见》的规定，笔者以发生时间为标准，将宽展期内发生的他人对原注册商标的使用行为分为以下几种情况：一是发生在商标续展申请提出之前；二是发生在商标续展申请提出之后且被核准之前；三是发生在商标续展申请提出且被核准之后。对这三种行为，行为人是否构成侵权，原注册商标权利人要求保护的，是否给与保护，需要区别对待。
　　依据《解释》第5条，权利人提出诉讼的时间是在注册商标续展期与宽展期内提出续展申请又未获核准之前的，人民法院应当受理。但是，该条只规定了起诉的时间标准，并未明确起诉针对的原注册商标使用行为属于哪一种。对此，笔者理解为：只要权利人在续展期与宽展期内提出了续展申请，那么不论宽展期内他人对原商标的使用行为是发生在续展申请提出之前还是之后，也就是包括上述三种行为，人民法院都应当受理。
　　但是，根据《意见》第12条第1款，“宽展期内，商标注册人提出续展申请且被核准的，商标专用权连续存在，他人在此期间内使用与该商标相同或者近似商标的，属于商标侵权行为”。此处，该“商标专用权连续存在”，是指溯及到宽展期内提出续展申请之前或提出申请等待核准之间，还是仅限于提出续展申请且被核准之后，不太明确。结合《商标法实施条例》第27条规定的“续展注册商标有效期自该商标上一届有效期满次日起计算”，笔者认为应溯及到有效期满至续展被核准之间的时段，这也是“连续存在”的应有之义。但是对于商标侵权行为的认定，该款以“他人在此期间内使用与该商标相同或者近似商标”为前提，而其中“在此期间”是指整个“宽展期内”还是指宽展期内商标注册人提出续展申请且被核准“之前”、“之后”或者“之间”，并不清楚。该条第2款规定，工商行政管理机关对请求保护处于宽展期商标的投诉立案标准为“有续展申请证明”，但对有了证明并立案之后处理的行为有哪些，也没有明确规定，尤其不明确是否包括“发生在商标续展申请提出之前的原商标使用行为”，即笔者划分的第一种行为。无疑，这些表达方式给我们带来了理解上的困惑。
　　对于笔者划分的第二种行为，“发生在商标续展申请提出之后且被核准之前”，根据《解释》第5条和《意见》第12条，权利人应可得到保护，只是被受理或立案后，应当中止，待续展核准情况确定后再行处理；被核准的，商标专用权溯及到有效期满时存在，该商标使用行为构成侵权；未被核准的，该商标专用权自有效期满后不受法律保护。对于第三种行为，“发生在商标续展申请提出且被核准之后”，商标因被核准续展而获得了专用权，所以该商标使用行为毫无疑问构成侵权。可见，问题集中在：对第一种行为是否构成侵权、是否应当受理尚有争论。对此，下文再从宽展期内商标权的定性说起。
　　三、宽展期内商标权定性学说之评析与“效力待定说”之提出
　　目前，学界对于上述问题的看法与处理尚存分歧，其根本原因在于对宽展期内商标权的定性认识不一致。目前学界共有四种观点，总结如下：
　　第一种是申请保护说。该观点认为，不论是在注册商标保护期满前的续展期6个月，还是保护期满后的宽展期6个月，只要商标注册人提出商标续展申请，不管注册商标的续展证书是否发到商标注册人手里，该商标专用权的保护不受影响〔3〕。该说关注的是商标权人是否提出续展申请，对提出续展申请的，则不论其提出时间是在续展期还是宽展期，商标权都有效连续存在。这对权利人的续展权进行了肯定和有限的督促，但其弊端也很明显。一方面，该观点没有考虑续展申请不被核准的情况，而对续展期和宽展期同等对待，显然不符合立法者区别续展期和宽展期进行不同立法的本意，也不利于敦促商标权人尽快确定商标的权利状态；另一方面，对宽展期内提出续展申请的，也没有考虑提出之前、提出到被核准之间、以及提出并被核准或不予核准之后等具体情况，这无疑过于笼统和简单，不利于纠纷的解决。
　　第二种是延长保护说。该观点认为，宽展期使注册商标的保护期限得以延长，所以在6个月的宽展期内，商标专用权依然受保护〔4〕。这种不讲任何条件将商标权的保护期延长至宽展期届满之时的看法，其实质是将商标专用权的有效期理解为10年零6个月，宽展期的意义完全被消解。
　　第三种是区别保护说。该说关注到商标续展申请提出的时间有两种情况，包括续展期内和宽展期内，并区别对待其商标续展申请：在有效期续展期申请续展的，无论是在有效期满前、宽展期内还是在宽展期满后被核准，该注册商标连续有效；在宽展期内申请续展的，原商标权人请求处理在续展申请之前使用注册商标的行为，人民法院和工商行政管理机关不应受理，即使此后续展申请被核准，对宽展期内提出申请之前发生的侵权行为即笔者划分的第一种行为，原商标权人也无权请求损害赔偿〔5〕。相对于前两种观点，这种学说显得更为细致合理，注意到了续展期和宽展期的不同性质，凸显了宽展期的特殊性。但是，对于在宽展期内提出续展申请之前发生的原商标使用行为不予受理和赔偿的观点，笔者认为仍值商榷；该说未对宽展期内提出续展申请后是否被核准的具体情况进行说明，也有欠缺。
　　第四种是效力有限说。该说首先赞成区别保护说的前一部分：对续展期和宽展期进行区别对待，在有效期申请续展的，无论是在有效期满前、宽展期内还是在宽展期满后被核准，该注册商标连续有效；如果在续展期或宽展期内提出的续展申请未获得核准，则从有效期满之日起，注册商标专用权即消灭，原商标权人不得以他人侵害注册商标为由请求法律保护。其次，该说认为，如果商标权人是在宽展期内提出的商标续展申请，其申请又被核准的，则认定商标权连续有效，但是商标权的效力范围受到限制，即续展申请人不能制止商标有效期满后、商标续展申请提出之前侵害注册商标的行为即笔者划分的第一种行为。对于笔者划分的第一种行为，该种观点的处理与第三种观点虽无区别，但是在理论上进行了升华，明确了宽展期内注册商标权依然连续有效存在，只是其效力有限没有禁止权，并以此敦促商标权人尽快确定权利状态〔6〕。该种观点进一步认为，宽展期是基于商标由于使用而增值这一特殊原因而给予原商标专用权人申请续展该商标的优惠期，但是该优惠期优惠的不是商标专用权，而是商标续展权，所以延长保护说不能成立，因为宽展期并不能使商标权的保护期限获得延长，只是给商标注册人申请商标续展一个更长的期间〔6〕。笔者认为，这种学说较前面的学说考虑得更为全面、论证也较透彻，但是其“效力有限”依然具有一定笼统性和局限性。第一，其“效力有限”并不及于整个宽展期内的注册商标权，仅限于“续展申请人不能制止商标有效期满后、商标续展申请提出之前侵害注册商标的行为”；而对在宽展期内提出商标续展申请之后、尤其是其申请又被核准后发生的原商标使用行为，该商标权的效力可能出现有限和不受限等结果，
　　该说并没有加以考虑。依这种权利效力有限、不能禁止或制止他人的商标使用行为，那么该注册商标权和未注册商标权人对自己的未注册商标不具有专用权和排他禁止权又有什么区别呢？这样一来，宽展期对注册商标权的独特意义又如何体现呢？因为宽展期内随时提出续展申请本为注册人的权利，但若这样，则“权将不权”，而是沦为义务了，即“应在有效期满后宽展期内及时并尽早提出续展申请”。第二，如前所述，商标有效期满后、商标续展申请提出之前使用注册商标的行为就一定不应被制止吗？如果这样，那么《商标法实施条例》第27条规定“续展注册商标有效期自该商标上一届有效期满次日起计算”中的“有效期”就要打折扣了，而应改为“续展注册商标有效期自该商标在宽展期内提出续展申请的次日起计算”。显然，这些都不符合、甚至歪曲了宽展期内权利人具有“续展申请权”的权利属性，而是人为地为其附加了义务的含义及其不利的后果，为他人随意使用宽展期内的注册商标权提供了过多的鼓励。
　　笔者认为，宽展期内的注册商标专用权处于效力待定状态，包括专用效力与禁止效力的待定，这与商标权人是否申请续展和续展是否被核准无关，申请与否与核准与否只是影响其待定的结果，而对待定的权利性质没有改变，此可称为注册商标权之“效力待定说”。宽展期内的续展申请权是注册商标权人明确拥有的权利，而该权利的行使就可能使其拥有宽展期内实质性的注册商标专用权，因此不能把二者割裂开来。依此，结合前文，对于笔者划分的第一种行为，笔者认为应区分两种情况对待：第一，该行为发生后，原商标权人在未提出续展申请之前起诉或投诉要求保护的，不予立案，因为此时不知道原商标权人是否会申请续展，如果不申请，该商标权就不可能溯及有效期满时具有专用性，因而没有必要浪费行政与司法资源。第二，该行为发生后，原商标权人在提出续展申请之后起诉或投诉要求保护的，应该给予保护，具体处理与对第二种行为的处理相同。理由是，在宽展期内，原商标权人具体在何时提出续展申请，应该是其程序性权利，且整个期间的注册商标实体性权利内容应当一致，不因区分其提出申请的前后时段不同而有区别；从对义务人的约束角度讲，也应当明确，宽展期内，原商标权处于待定状态，不论权利人是否提出续展申请，都不应随意侵犯，一旦使用其商标，就应承担两种可能的后果侵权或不侵权，该两种后果首先由原商标权人自主决定，即是否行使商标续展申请权，然后决定于该续展申请是否被核准。这样，可以简化和明确宽展期内的法律关系，也能体现宽展期对于权利人与义务人的意义，并有利于法律纠纷的处理。另外，对于待定中的注册商标权之效力与处分，可以借鉴民法中效力待定的民事行为制度的一些合理元素来解决。
　　四、宽展期内商标权之保护方案对商标法第三次修改的建议
　　相对于商标法中的其他问题，宽展期内的商标权保护是一个很小的问题，所以《商标法》第三次修改的讨论与意见稿中，都不见对该问题的提及。但是，这又是一个实践性很强而不容回避的现实问题，对于当事人、司法人员与法律学者都具有重要意义，立法应当对此加以明确。结合一些国家的立法，笔者认为，我国的商标权宽展期制度可以对两种方案加以选择：
　　一保留宽展期制度，明确和细化宽展期内的商标权保护
　　如前所述，将宽展期内他人对原注册商标的使用行为分为三种情况区别对待，并在《商标法实施条例》中加以明确：第一，对发生在商标续展申请提出之前的行为，原注册商标权人在未提出续展申请之前起诉或投诉要求保护的，不予受理，因为此时不知道原商标权人是否会续展、因而没有必要浪费资源；但是原注册商标权人在提出续展申请之后起诉或投诉要求保护的，应该给予保护，具体处理与后文“第二”相同。第二，对发生在商标续展申请提出之后且被核准之前的行为，可以维持《解释》第5条和《意见》第12条的做法，都加以保护，只是被受理或立案后，应当中止，可先行要求停止使用行为，而损害赔偿可等待续展核准情况确定后再行处理：被核准的，商标专用权溯及到有效期满时存在，该商标使用行为构成侵权；未被核准的，该商标专用权自有效期满后不受法律保护。这种情况稍微复杂一点，原注册商标权人要求保护的，应当提供相应担保，以为其续展申请未被核准情况下对具体的商标使用人造成的损害进行担保。第三，对发生在商标续展申请提出且被核准之后的，商标因被核准续展而获得了专用权，所以这种商标使用行为毫无疑问构成侵权。对于这种方案，因为已有长期的立法基础和深刻的法律意识，所以经过立法的修改完善与明确后，比较可行。
　　二取消宽展期制度，延长注册商标权的有效期，并在有效期内确定更长的续展期
　　关于商标续展，各国的法律规定并不完全相同。主要分为两种，一是在有效期满前后均可续展，如《日本商标法》规定，商标权人可以在有效期满的前后6个月内提出续展，我国亦然；二是在有效期满之前提出续展，如《比利时、荷兰、卢森堡经济联盟统一商标法》第10条规定，续展应在期满前6个月内提出，每次续展的有效期为10年〔7〕。不论是有效期内还是宽展期内给予续展，其目的都是对注册商标权人权利的特别关注而进行的制度设计，而宽展期的出现，似乎在这种特别关注之外有了尤其特别的“优惠”之意，但是结果却使该期间的商标权保护出现了复杂的局面，而其制度功能又完全可以被替代：即延长注册商标权的有效期，在有效期内确定较长的续展期。这样既保证了注册商标权的稳定有效，又可以使法律关系明确清晰，在立法技术、权利保护与司法实务中都简明有效。因此，笔者建议，我国商标法第三次修改中，也可以根据经济的发展需求，将注册商标权的有效期修改为15年，续展期为有效期满前1年之内。对这种方案，我国虽然没有现实的立法基础，但因其简单明了、功能等同等特点，完全易于接受和实施。
　　刁胜先，重庆邮电大学法学院副教授。石琳民，单位为重庆邮电大学法学院。
　　【注释】
　　〔1〕冀丽华。商标的显著性与驰名商标的保护〔J〕。河北法学，2005，10。
　　〔2〕刁胜先，向阳。论商标权的网络生存〔J〕。重庆邮电学院学报社科版，2004，2：57。
　　〔3〕郭寿康。知识产权法〔M〕。北京：中共中央党校出版社，2002。259260。
　　〔4〕吴汉东。知识产权法〔M〕。北京：北京大学出版社，1998。251。
　　〔5〕吴兆祥。注册商标在续展期内是否受法律保护〔N〕。人民法院报，20020315。
　　〔6〕杜颖，王国力。商标法中宽展期内商标权的定位研究〔J〕。知识产权，2008，5：7071。
　　〔7〕胡开忠。商标法学教程〔M〕。北京：中国人民大学出版社，2008。119。